近日，中国（深圳）知识产权保护中心（以下简称“知保中心”）实时监测到两起美国联邦地区法院商标纠纷案件，均为Emoji Company GmbH（以下简称“Emoji公司”）提起的诉讼。知保中心通过分析研判，发现Emoji公司近年来针对跨境电商企业发起的商标诉讼较为频繁，其中被告涉及多家深圳企业。

 

为了帮助深圳跨境电商企业提前做好纠纷风险防控，知保中心根据海外公开判决文书及其他官方信息，对该原告进行分析，并提出防范跨境电商知识产权风险的建议，为“出海”企业提供指引。

 

一、案件信息

（一）案件进展

【案件一】

Emoji公司于2022年6月9日在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院(以下简称“伊利诺伊州北区地方法院”)向200家跨境电商被告提起商标诉讼（案号：1:22-cv-03012），同日提交隐藏动议。案件现已立案，本案主审法官为Sharon Johnson Coleman。案件具体进展如下：

2022年6月15日，法院通过了原告提起的临时限制令申请；

2022年6月29日，法院同意延长临时限制令至7月13日；

2022年7月13日，法院通过了原告提起的初步禁止令动议。

 

【案件二】

Emoji公司于2022年6月10日在伊利诺伊州北区地方法院向200家跨境电商被告提起商标诉讼（案号：1:22-cv-03043），同日提交隐藏动议。案件现已立案，本案主审法官为Virginia Mary Kendall。案件具体进展如下：

2022年6月15日，法院通过了原告提起的临时限制令申请；

2022年6月28日，法院同意延长临时限制令至7月13日；

2022年7月13日，法院通过了原告提起的初步禁止令动议。

 

（二）涉案商标信息

以上两起商标侵权诉讼的涉案商标相同，均为Emoji系列商标，详情如下：

1.涉案商标一：EMOJI

注册号：4,868,832

注册类别：IC 003、IC 016、IC 017、IC 018、IC 021、IC 022、IC 025、IC 026、IC 027、IC 029、IC 030、IC 032

2.涉案商标二：EMOJI

注册号：5,202,078

注册类别：IC 018、IC 025

3.涉案商标三：EMOJI

注册号：5,415,510

注册类别：IC 005、IC 008、IC 010

 

二、高频原告预警

（一）原告及品牌信息

Emoji公司是Emoji表情包的开发设计者与专有权所有者，在全球超过 100 个国家或地区中拥有 1000 多个商标和数千个版权，并且与雀巢、百事、Zara等各大知名品牌建立了合作关系。Emoji公司在美国的商标布局有210余件。

 

（二）原告商标诉讼趋势

近八年，Emoji公司在美国地方法院持续发起针对跨境电商的商标及版权诉讼案件共74起，主要集中在伊利诺伊州北区地方法院起诉。其中，原告胜诉案件占72%，被告胜诉案件占0%，和解案件占7%，暂未结案案件占20%。

（数据来源：Lexmachina）

 

近两年，Emoji公司发起的商标诉讼案件中，被告包含深圳跨境电商企业的案件共7起,涉案深圳企业共21家，具体案件信息如下：

综上，Emoji公司在近年来提起知识产权诉讼呈高频态势，主要针对其Emoji系列商标进行起诉，受理法院主要集中在伊利诺伊州北区地方法院，已结案的案件判决结果多为原告胜诉（缺席判决），案件判赔额大多为10万美元。

 

（三）原告主要代理律所及律师

Emoji公司在美国联邦地区大多数的商标侵权诉讼均由Hughes Socol Piers Resnick & Dym代理，并集中在伊利诺伊州北区地方法院。主要代理律师为Michael A. Hierl、Robert Payton Mcmurray以及William Benjamin Kalbac。

 

三、关于海外知识产权风险提示

通过以上分析，本案原告Emoji公司在近几年已持续发起多个诉讼，可以预估其仍会持续高发地针对跨境电商提起知识产权诉讼，因此知保中心对“出海”企业提供以下指引建议，以规避知识产权风险及应对相关知识产权纠纷：

 

一是与供货商确认产品合法来源。部分电商企业销售的产品往往是通过向供货商采购的方式获得，或者根据买家提供的图纸进行制作。企业应与供货商或者定制人确认产品合法来源，并要求对方出具书面承诺，保证其所提供或要求制造的产品不侵犯他人知识产权。

 

二是全面检索分析商标品牌信息。企业在上架“爆款”、“热卖款”产品前，应先通过目的地的商标局官网或其他特定商标检索网站搜索查询产品的品牌信息（例如在销往美国之前，可通过USPTO官网查询商标信息），或委托专业机构对相关产品的海外商标品牌实行动态监控。通过分析查询和监控结果后，初步判断是否具有侵权可能性，以做好商标品牌的风险排查工作。

 

三提前布局海外商标。从企业长远发展看，除了确保合法使用他人商标外，企业应提前做好海外商标布局，积极在核心和潜在市场以及产品实际销售地区等重点国家和地区，针对重点使用的商品和服务类别完成商标注册布局工作，及时获取商标的专有权。

 

四是面对诉讼时积极应对，适时止损。在收到相关案件传票或起诉状等文件后，企业应积极配合并在法定期限内作出相应的法律行为，不可在明知程序需要配合进行的情况下仍消极应对，否则不仅不能减轻企业的程序负担，而且可能加重被告企业将来承担的损害赔偿责任，例如因被缺席判决而导致需要承担较高的判赔额，甚至面临关联店铺账号被冻结、或甚至在美的其他资产也被强制执行的风险。故建议企业面对诉讼时应结合具体案件及实际经营情况，积极选择有利的纠纷解决方式。

来源：深圳知识产权保护中心